Chiarimenti della S.C. sulla contraffazione di brevetto

Posted onAuthorAnna Esposito

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A seguito di due distinti ricorsi per Cassazione, uno principale e uno incidentale, avanzati a seguito di una complessa vicenda giudiziaria in cui sono state coinvolte società operanti nel settore dei servizi di telefonia, la Corte di Cassazione è giunta ad emanare questa importante ordinanza che fornisce chiarimenti ed orientamenti sui brevetti nel settore della telefonia. 

In particolare, la prima società è la cedente di un brevetto relativo alla realizzazione di un telefono in grado di gestire contemporaneamente più linee telefoniche, mentre le altre due sono importatrici in Italia di un telefono presumibilmente prodotto utilizzando la tecnologia protetta dal suddetto brevetto.

In prima istanza, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di nullità del brevetto, dichiarando la contraffazione da parte delle società importatrici e condannandole al risarcimento del danno. Inoltre, ha accertato comportamenti di concorrenza sleale per denigrazione da parte della titolare del brevetto e della sua licenziataria, quest’ultima successivamente fallita, con conseguente condanna anche di queste ultime al risarcimento del danno. Contro questa sentenza, tutte le società hanno presentato appelli di primo grado, i cui esiti hanno portato la Corte di Appello di Milano a ridefinire l’ammontare del risarcimento per la contraffazione del brevetto, elevandolo rispetto alla decisione di primo grado.

La Corte di Cassazione, cassando la sentenza impugnata in relazione a uno dei motivi del ricorso principale presentato dalle società importatrici e rinviando la causa alla Corte di Appello, ha fornito chiarimenti su diversi aspetti:

  1. Ha affermato che, per la validità di un brevetto, è necessaria una descrizione chiara e completa del problema tecnico a cui si trova soluzione. Tuttavia, il brevetto non è nullo per insufficiente descrizione se l’esperto è in grado di esplicitare meglio le indicazioni contenute nel brevetto stesso tramite la propria competenza professionale.

  2. Ha indicato che, per configurare un’invenzione di problema, è necessario che il problema tecnico venga descritto chiaramente nella domanda di brevetto.

  3. Ha confermato l’utilizzo del “problem solution approach” nella valutazione di un brevetto, un approccio che prevede l’individuazione dello stato dell’arte più prossimo, la determinazione del problema tecnico da risolvere e la valutazione dell’ovvietà dell’invenzione.

  4. Ha stabilito che il danno da perdita di valore del brevetto, dovuto alla sua contraffazione, può essere calcolato sulla base della diminuzione o annullamento della redditività del brevetto, considerando le royalties non percepite a causa dell’illecito. Tuttavia, è escluso un effetto duplicativo del risarcimento spettante all’avente diritto.

  5. Ha chiarito che l’istituto della retroversione degli utili funge da deterrente, dissuadendo l’operatore economico dall’attività contraffattiva se può ottenere un utile maggiore rispetto a quello dell’avente diritto con una minore capacità di impresa. Questo strumento non rappresenta un danno punitivo, ma una misura di rimedio speciale, compensatoria e dissuasiva, basata su un arricchimento ingiustificato.

  6. Ha affermato che la diffusione di notizie, anche se screditanti, sul concorrente e sui suoi prodotti non è considerata illecita se è una reazione proporzionata e conforme ai parametri della contingenza generale, e se la comunicazione è veritiera.

 

Per approfondire:

Cass. civ., sez. I, ord., 9 novembre 2023, n. 31170